Case Facts
특허 번호 10,512 및 10,513의 두 특허증(letters patent)은 1887년 7월 28일 J. Stewart와 T. Charlton에게 부여된 것으로, 휘발성 또는 인화성 액체의 저장과 관련된 발명에 관한 것이었다. Stewart와 Charlton은 이후 Casey와 약정을 체결하여 그로 하여금 해당 특허를 상업계에 소개하도록 하였으며, Casey는 실무 관리자(practical manager)로서 해당 발명을 추진하고 개발하며 개선하는 데 상당한 시간과 비용을 투자하였다.
1889년 1월 29일, Stewart와 Charlton은 Casey에게 보내는 서한에 서명하였다. 그 서한에는 다음과 같이 기재되어 있었다: "두 특허를 운용하는 실무 관리자로서 귀하가 제공한 서비스에 대한 약인(consideration)으로서, 본인들은 위 특허에 대한 3분의 1 지분을 귀하에게 양도하기로 합의하며, 이는 본 서한의 날짜로부터 효력이 발생한다." 1889년 6월, Stewart와 Charlton은 Casey가 매매 협상을 진행할 수 있도록 특허증 원본을 그에게 교부하였으나 매매는 성사되지 않았다. J. Stewart는 1889년 9월에 사망하였고, 이 사건의 원고는 그의 유언 집행인인 Isabella Stewart와 Ernest Stewart, 그리고 T. Charlton이었다. Casey는 1889년 12월 위 1889년 1월 29일자 서한을 특허 등록부(Register of Patents)에 등록하고, 3분의 1 지분 공동 소유자로서 특허증 원본의 점유를 유지할 권리가 있다고 주장하였다.
원고들은 특허증의 반환과 그 점유에 따른 손해배상을 구하는 소를 제기하였다. 아울러 1889년 1월 29일자 서한의 특허 등록부 기재를 말소하기 위한 정정 신청도 제기하였다. 원고들은 Casey의 서비스가 모두 서한 작성 이전에 이루어진 것이므로 약인이 결여되어 3분의 1 지분 양도 약속은 집행력이 없으며, 해당 서한은 등록부에 기재될 수 없다고 주장하였다. 이 사건은 1891년 6월 8일 Romer J에 의해 1심에서 심리되었고, Court of Appeal에서는 1891년 11월 18일과 19일에 항소심 심리가 이루어졌다.
Held
1심에서 Romer J는 1889년 1월 29일자 문서가 그 날짜로부터 Casey에게 특허에 대한 3분의 1 지분을 부여하려는 의도로 작성된 것이고, 충분한 약인이 명백히 존재하며, 부여된 권리는 조건부가 아니라고 판시하였다. 그는 해당 문서가 특허 이익의 양도에 해당하며 특허 등록부에 적법하게 기재된 것이라고 결론지었다.
Court of Appeal은 Romer J의 판결 전부를 지지하였다. Court of Appeal은 1889년 1월 29일자 서한이 특허에 대한 3분의 1 이익의 즉각적인 형평법상 양도(equitable assignment)로서 해당 문서의 날짜로부터 효력이 발생한다고 판시하였다. 이 약속은 약인 결여를 이유로 무효가 되지 않는다. 해당 문서는 Patents, Designs, and Trade Marks Act 1883에 따라 특허 등록부에 적법하게 기재되었으며, Casey는 공동 소유자로서 특허증 원본을 점유할 권리가 있다.
Ratio Decidendi
이 사건의 Ratio는 두 가지 독립된 법적 명제에 근거한다.
첫째, 과거의 약인(past consideration)도 유효한 약인이 될 수 있다. 원칙적으로 과거의 약인, 즉 약속이 이루어지기 전에 이미 행해진 행위는 해당 약속에 대한 유효한 약인이 될 수 없다. 그러나 Court of Appeal은 다음 두 가지 조건이 충족되는 경우 과거의 약인이 무효로 되지 않는다고 확인하였다: (1) 해당 행위가 약속자의 명시적 요청에 따라 이루어진 경우, 그리고 (2) 행위가 이루어질 당시 어떠한 형태의 보수가 뒤따를 것이라는 묵시적 또는 명시적 이해가 있었던 경우. 이 두 조건이 충족되는 경우, 후속 약속은 새로운 약인을 창출하는 것이 아니라 처음부터 예정되어 있던 보수의 금액 또는 형태를 확정하는 것에 불과하다. 이 사건의 사실관계에 비추어 보면, Casey는 Stewart와 Charlton의 명시적 요청에 따라 실무 관리자로서 서비스를 제공하였고, 양 당사자는 처음부터 그의 노력에 대한 보상이 이루어질 것임을 이해하고 있었다. 따라서 1889년 1월 29일자 서한에 담긴 약속은 유효한 약인에 의해 뒷받침된다.
둘째, 특허 지분에 대한 형평법상 양도는 특허 등록부에 기재될 수 있다. s 85 Patents, Designs, and Trade Marks Act 1883은 신탁에 관한 어떠한 통지도 등록부에 기재될 수 없다고 규정하고 있다. 원고들은 Casey의 이익이 단순한 신탁상 이익에 불과하므로 등록될 수 없다고 주장하였다. 그러나 Court of Appeal은 이를 받아들이지 않았다. 특허의 재산적 지분 또는 이익에 대한 형평법상 양도는 동법 s 85가 규정하는 신탁 통지에 해당하지 않는다. 동법 s 23은 특허의 양도 및 이전 통지와 특허증의 소유권에 영향을 미치는 문서를 특허 등록부에 기재하도록 규정하고 있다. 1889년 1월 29일자 서한은 즉각적인 형평법상 양도로서 바로 이 규정의 범위에 해당하므로 적법하게 등록된 것이다.
해당 서한은 조건부 또는 장래의 약속이 아니라 그 날짜로부터 즉시 효력이 발생하는 형평법상 양도로 기능하였다. 따라서 Casey는 공동 소유자로서 특허증 원본을 점유할 권리를 가졌다.
Obiter Dicta
특이 내용 없음.